Intellectuele Eigendom

Materiële vereisten

(art. 2.1 BVIE) Voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden

Het merk moet onderscheidend vermogen hebben

Beoordelen enerzijds aan de hand van de waren of diensten, anderzijds de perceptie van het relevante publiek.

Let op! Perceptie van publiek is niet altijd hetzelfde. Woord- en beeldmerken zijn snel onderscheidend, maar kleur- en vormmerken minder snel. Denk bijvoorbeeld aan de roze kleur van T-Mobile. De kleur op zichzelf is niet onderscheidend, maar door de grote bekendheid van het bedrijf is dat wel zo geworden.

HvJ EU: Winkelinrichting Apple store is een merk

Formele vereisten

Bescherming ontstaat door inschrijving (art. 2.2 BVIE). Zonder inschrijving is er géén bescherming (art. 2.19 BVIE).

Subtopic

Inschrijving geschiedt door middel van een depot (art. 2.5 BVIE). Bij dat depot moet degene die bescherming wenst aangeven voor welke klassen het merk wordt gebruikt.

Indien aan vereisten is voldaan wordt het merk ingeschreven (art. 2.8 BVIE) en geldt in beginsel een beschermingsduur van 10 jaar (art. 2.9 BVIE).

Weigeringsgronden

Teken kan geen merk vormen (art. 2.11 lid 1 sub a BVIE).

Teken niet vatbaar voor grafische voorstelling (als in art. 2.1 lid 1 BVIE).

(HvJ EG Sieckmann) Een teken dat niet visueel waarneembaar is, kan een merk vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling. Een scheikundige formule voldoet niet aan de vereisten van grafische voorstelling.

Een kleur of kleurcombinatie (HvJ EG Libertel en Heidelberger Bauchemie) of geluid in de vorm van een notenschrift (HvJ EG Shieldmark) zijn wél vatbaar voor grafische voorstelling.

(Libertel) Wat betreft het kleurteken moet worden opgemerkt dat deze in beginsel niet voldoende onderscheidend vermogen heeft. Door het gebruik van de kleur kan deze echter aan onderscheidingskracht winnen waardoor deze geschikt wordt om als merk te dienen. (Heidelberger Bauchemie) Om als merk ingeschreven te kunnen worden moet het teken voldoende nauwkeurig en duurzaam omschreven worden (art. 2 Rl) en daarnaast moet worden beoordeeld of het teken voldoet aan de eisen van art. 3 Rl. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen.

Van bescherming als vormmerk uitgesloten (als in art. 2.1 lid 2 BVIE).

Vormen kunnen een merk zijn indien zij significant afwijken van hetgeen in de branche gebruikelijk is

Echter, niet tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die:

door de aard van de waar wordt bepaald

Dit zijn vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn, zoals de ronde vorm van een wiel (Uit Tekst en Commentaar).

een wezenlijke waarde aan de waar geeft

Vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van de waar (HvJ EU Hauck/Stokke cq. Tripp-Trappstoel).

Dit is het geval wanneer de vorm van het product juist hetgeen is dat de waarde van het product veroorzaakt.

noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (OOK AL IS DIE VORM ONDERSCHEIDEND!)

Idee is dat niemand door middel van een merkrecht een monopolie op een technische oplossing mag krijgen (Uit Tekst & Commentaar). Het gaat hier om vormtekens waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven (HvJ EG Philips/Remington). De wezenlijke kenmerken zien op de belangrijkste kenmerken van het teken bezien als totaalbeeld (HvJ EU Lego)

Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11 lid 1 sub b BVIE)

De rechter moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Daarbij moet het onderscheidend vermogen enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie van het relevante publiek daarvan (HvJ EG Postkantoor).

Beschrijvende aanduiding (art. 2.11 lid 1 sub c BVIE).

In het Chiemsee-arrest heeft het HvJ bepaald dat met deze bepaling het algemeen belang wordt nagestreefd. De achterliggende gedachte is dat soortnamen (etc.) vrij te gebruiken moeten zijn.

De vraag is in welke context een merk beschrijvend is? Zo is Apple voor appels beschrijvend, maar Apple voor computers niet.

Daarnaast is de vraag hoe het zit met combinaties van beschrijvende woorden (zoals Baby-Dry en Postkantoor). Het HvJ EU heeft in het Postkantoorarrest bepaald dat een combinatie van beschrijvende woorden in beginsel óók beschrijvend is. Dat is slechts anders indien het combinatiemerk meer is dan de som van de afzonderlijke woorden. Het boek meent dat deze leer te streng is en dat het hof in het Sat.2 en het Celltecharrest nuances aanbrengt. Dit gezien het feit dat het onderscheidend vermogen moet worden bezien aan de hand van het merk in zijn geheel.

Een mogelijke uitweg is het toevoegen van beeldelementen aan een beschrijvend woordmerk. Echter, in dat geval zijn alleen de toegevoegde onderscheidende beeldelementen beschermd. Dus niet de beschrijvende woorden!

Inburgering

Inburgering in het kader van de BVIE kan alleen in het gehele Benelux-gebied, althans een aanzienlijk deel van het publiek. Dat betekent dus dat in sommige gevallen alleen in Nederland voldoende kan zijn (HvJ EG Europolis).

Een teken dat niet genoeg onderscheidend is kan als gevolg van intensief gebruik als merk uiteindelijk een deugdelijk merk worden. Uit het Chiemsee-arrest van het HvJ blijkt dat bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen door inburgering moet worden gekeken naar alle factoren, maar met name met: marktaandeel, intensiteit van het gebruik, de geografische spreiding, de duur van het gebruik en de reclamekosten. Daarnaast moet ook gekeken worden naar het percentage van de betrokken kringen dat de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (Chiemsee en Werther's Original).

Inburgering is niet mogelijk bij de weigeringsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE (beschrijvende tekens) (Philips/Remington ro 75).

Depot ter kwader trouw. Ingevolge art. 2.4 sub f BVIE wordt geen merkenrecht verkregen wanneer deze ter kwader trouw is. Volgens het arrest Winner Taco kan het echter zijn dat de voor-voorgebruiker beschermd wordt. Dat is het geval wanneer er al een merk gedeponeerd is, terwijl de jongste deposant het merk reeds vóor het eerste depot gebruikte.

Rechthebbende

De houder van het merkenrecht kan optreden tegen inbreukmakend gebruik van zijn merk. Sterker nog, dat moet hij. Doet de houder dat niet, dan loopt hij kans dat zijn merk bijv. tot een soortnaam verwordt. In dat geval vervalt het merkrecht (art. 2.26 lid 2 BVIE).

Inhoud van het recht (materieel)

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht (art. 2.20 lid 1 BVIE).

De merkhouder kan optreden tegen inbreukmakend gebruik, maar wanneer is er sprake van inbreukmakend gebruik? De houder kan zich verzetten tegen het gebruik van een teken dat (art. 2.20 lid 1 BVIE):

Gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven (sub a)

De vermeende inbreukmaker gebruikt hetzelfde teken voor dezelfde waren of diensten.

(Arsenal/Reed) de merkhouder kan zich tegen een sub a-inbreuk verzetten, ook als de vermeend inbreuk makende waren een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder zijn. (I.c. de sjaaltjes met het woord 'Arsenal' erop, die door supporters bij en rondom wedstrijden worden gedragen.) Door de (al dan niet goedbedoelde) merkinbreuk wordt afbreuk gedaan aan de herkomstgarantie van het merk.

Gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien verwarringsgevaar in de zin van associatiegevaar bij het publiek bestaat (sub b).

(Lloyd/Loint's) Indien tussen merken slechts auditieve gelijkenis bestaat kan dat toch leiden tot verwarringsgevaar als bedoeld in sub b.

Gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het merk bekend is in de Benelux en door het gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (sub c).

(Chevy) Wanneer is een merk bekend? Het merk moet bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bovendien is bekendheid in de gehele Benelux of in een gehele lidstaat niet vereist. Onder omstandigheden kan bekendheid in een deel van een Beneluxland voldoende zijn.

(Adidas/Fitnessworld) Bij een vermeende sub c inbreuk wordt tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor niet-gelijksoortige én dezelfde waren of diensten beschermd. Sub c is dus niet beperkt tot niet-soortgelijke waren of diensten. Daarbij is van belang dat de tekens zodanig overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk. Ook wanneer dat teken slechts als versiering dient kan het een merkinbreuk opleveren.

Gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, mits, zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (sub d).

(Postkantoor-arrest) Beschrijvende bestanddelen komen niet in aanmerking voor bescherming. De combinatie van beschrijvende bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend. Dat is slechts anders wanneer het woord merkbaar verschilt van de som van zijn bestanddelen of in het normale spraakgebruik een eigen betekenis heeft gekregen. Dat betekent echter nog niet dat het beschrijvende karakter van het teken reeds vaststaat; dat moet worden bewezen.

Verval van het recht

Een merkenrecht vervalt indien het merk gedurende vijf jaren onafgebroken zonder geldige reden niet normaal gebruikt wordt. (art. 2.26 lid 2 sub a BVIE)

(Ansul/Ajax) De vraag die naar voren kwam is wat 'normaal gebruik' is. Het Hof overwoog dat onder meer van belang is dat het merk wordt gebruikt om voor de waren of diensten in kwestie een afzet te vinden of te behouden.

Beschermingsduur

Handhaving (formeel)

Uitputting

(Van Doren/Lifestyle) Hoofdregel is dat de derde die zich op uitputting van het merkenrecht beroept deze uitputting moet bewijzen. Echter, wanneer die derde er in slaagt om aan te tonen dat er een reëel gevaar is dat de nationale markt wordt afgeschermd indien hij de bewijslast draagt, dan kan de rechter de bewijslast omkeren.

(Peak Holding) Een merkenrecht raakt uitgeput wanneer de houder daarvan de economische waarde van zijn merk heeft weten te realiseren. Als hij bijv. waren in de EER invoert en verkoopt aan een marktdeelnemer, dan is sprake van uitputting. Dat is niet zo wanneer hij de waren in zijn eigen winkels verkoopt, maar er niet in slaagt om de waren daadwerkelijk bij het publiek weet af te zetten. In dat geval heeft het publiek namelijk niet de mogelijkheid

Ongeoorloofde mededinging houdt in ruime zin alle handelingen die strekken tot bevordering van de afzet van een onderneming of tot vergroting van haar winsten en die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar moeten worden geacht. In enge zin is ongeoorloofde mededinging het geheel van alle ontoelaatbare handelingen die niet reeds in andere wetten geregeld zijn.

Wetgeving

Onrechtmatige daad

Vergelijkende reclame

Nederlandse Reclame Code (NRC)

Mediawet

Slaafse nabootsing (art. 6:162 BW)

Op de nabootsende concurrent rust de verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. (Hyster Karry Krane-arrest)

Het product dient op het moment van het begin van de inbreuk een eigen plaats in de markt hebben. (HR Plastic stapelschalen en HR Rummikub). Daarbij hoeft alleen maar naar de Nederlandse markt gekeken te worden. (HR Rummikub) Bovendien gaat het om nagebootste producten die uit hetzelfde materiaal bestaan als het origineel (HR Plastic stapelschalen).

Het draait om het feit dat het slechts verboden is om verwarring te stichten bij onderdelen die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig zijn. Dat is te vergelijken met de technische bepaaldheid uit het merken- en modellenrecht.

Middelpunt is het verwarringsgevaar. Het begrip omvat zowel direct- als indirect verwarringsgevaar. Directe verwarring vindt plaats wanneer de afnemer van de imitatie deze voor het origineel aan kan zien. Indirect verwarringsgevaar vindt plaats wanneer het product afwijkt van het origineel, maar zodanig overeenkomt dat de afnemer kan denken dat deze van een andere onderneming afkomstig is.

Uitgangspunt is dat de mogelijkheid van optreden op grond van slaafse nabootsing kan bestaan naast een modellenrecht.

Misleidende- en vergelijkende reclame

Toepassingsgebied

Art. 6:193a-j BW: Mededelingen Business 2 Consumer (OHP jegens consumenten)

Gelaagde structuur:

Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer (art. 6:193b lid 2 BW), wanneer: strijd met professionele toewijding én het vermogen van de consument om een overeenkomst te sluiten merkbaar beperkt wordt.

Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk, wanneer (art. 6:193b lid 3 BW): deze misleidend of agressief is waardoor de consument een besluit kan nemen dat hij anders niet had genomen.

Een handelspraktijk is altijd oneerlijk, wanneer (art. 6:193b lid 3, etc.): deze op de zwarte lijst staat.

Gekeken wordt naar handelingen die het gedrag van de gemiddelde consument verstoren. De gemiddelde consument is de zogenaamde Gut Springenheide consument. Dit is een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument.

In bepaalde gevallen moet naar de doelgroep van het product gekeken worden. Bijvoorbeeld bij bepaalde leeftijdsgroepen, als het met gezondheid te maken heeft.

Art. 6:193j BW, de bewijslast wordt omgekeerd: de handelaar dient voor de rechter de materiële juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie te bewijzen.

Art. 6:194 BW: Mededelingen Business 2 Business

Art. 6:194a BW: Vergelijkende reclame B2B & B2C

Handelspraktijken

Er is heel snel sprake van een handelspraktijk: “iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten”; art. 6:193a lid 1 sub d BW